商业方法专利权的保护范围——兼析功能性限定特征对专利权保护范围的影响 5页

2010年第3期哈尔滨商业大学学报(社会科学版)No．3，2010总112期JOURNALOFHARBINUNIVERSrnrOFCOMMERCESerialNo．112【经济法苑]商业方法专利权的保护范围——兼析功能性限定特征对专利权保护范围的影响张弘(仰恩大学法学系，福建泉州362014)[摘要]如何为商业方法专利确定一个适度的保护范围，是我国接纳商业方法专利后面临的新课题之一。结合商业方法专利的特性，从保护范围确定的原则及其适用、权利要求书的解释，以及在商业方法专利权利要求书撰写中难以回避的功能性限定特征对保护范围确定的影响等方面。为我国确定商业方法专利保护范围提出了建议。[关键词】商业方法专利；保护范围；功能性限定原则【中图分类号]D922．29[文献标志码]A[文章编号]1671—7112(2010)o3—0l13一o4OnScopeofProt~!ctionofBusinessMethodPatent：——AIldtheImpactiononScopeofProtectionofPatentbyFunctiona1．．definedFeaturesZHANGHong(DepartmentofLaw，YangenUniversity，Quanzhou362014，China)Abstract：Itisanewohectabouthowtodetermineanappropriateprotectionscopeforbusinessmethodpatentinourcountry．Basedonthecharac—teristiesofbusinessmethodpatent。thispapermakessuggestionsforChina，includingtheprinciplesandIt§applicationtodeterminetheprotectionscope，theexplanationofthepantclaimsandtheimpactiononscopeofprotectionofpatentbyfunctional—definedfoatures．Keywords：businessmethodpatent；scopeofprotection；theprincipleoffunctional—definedFeatures所谓商业方法专利权的保护范围，即商业方一、保护范围的确定法专利权人排除或禁止他人在无正当权源或事由的情形下实施其特定的发明方案或方案思想的范(一)确定原则围，在专利申请文件中主要是以权利要求书的形关于专利权保护范围的确定方式，目前主要式体现。本文探讨的商业方法专利权的保护范围有两种具有代表性的学说。一种是以英、美为代就是根据其权利要求书中的权利要求所界定的范表的“周边限定原则”，另一种是以德国为代表的围。自20世纪末各国逐渐接受电子商务环境下“中心限定原则”。这两种原则都存在局限性，周的商业方法的可专利性并不断探讨其专利审查标边限定原则过于强调权利要求的文字描述形式，准以来，我国对商业方法专利保护的态度一直都这样就使一些与权利要求文字相比属于非实质性在强调适度，而保护的适度既可以体现在授权标变化的实施行为无法落人权利要求的范围，从而准上，也可以体现在侵权诉讼和确权程序中对于不能得到权利要求的有效保护，这也是英美对这商业方法专利权要求保护范围的认定尺度上。在个原则分别加入了发明精髓原则和等同原则的补我国接纳商业方法专利并给予其专利授权后，如充的原因。而中心限定原则也由于赋予法官的自何对商业方法专利确定一个适度的保护范围，使由裁量权过大，解释的客观性就受到法官主观性专利权人既可以合理地维护自己的利益，同时又和随意性的影响。而《欧洲专利公约》(EPC)第不至于侵占社会公众的合法利益，已经成为摆在69条EPC第1款规定：一份欧洲专利或者欧洲专我们面前的当务之急。利申请的保护范围由权利要求书的内容来确定，[收稿日期]2009—12—08[作者简介】张弘(1982一)，女，山东淄博人，教师，从事知识产权方面研究。一ll3一\n哈尔滨商业大学学报(社科版)2olo年第3期Journ~ofHarbinUmvemi~ofCommerceNo．3。2010说明书和附图可以用于解释权利要求，给出了一(二)确定原则的适用种位于这二者之中的折衷立场，较好地克服了二权利要求对保护范围的限定作用是通过权利者的片面性，使以英、德两国为代表的两种原则由要求中的技术特征对保护范围的限定作用实现于欧洲的协调一体化进程而最终殊途同归。的。据《专利法实施细则》规定，一般写入权利要至于我国适宜采取何种原则，则应该从国情求中的特征应该构成发明对现有技术作出贡献的出发综合加以考虑。我国从1984年颁布第一部技术特征的集合，即每一个写入的特征都向公众专利法至今，专利制度才走过了短短的二十多年明示该技术方案应该包含这个特征，这样才有利的历程，申请人和代理人撰写权利要求书的水平于他人在实施与该专利技术相关的技术时，有选无法和专利制度发展已相对较为成熟的英、美等择地避让专利权人已获得的权利。对于商业方法国相比，若采取过分依赖权利要求撰写文字的专利权利要求而言，上述原则仍然适用，但有两个“周边限定原则”将不利于对我国申请人的专利问题需要探讨：一是方法特征的地位和作用，二是保护。而德国的“中心限定原则”虽不拘泥于权如何看待权利要求中有关商业应用领域的限定。利要求书的文字，但对法官的要求又比较高，我国对于第一个问题，笔者认为，对“技术”的理的现行审判体制还不适宜由法官承担这部分工解不应过于狭隘，应将其理解为一种整体的“方作，因而“中心限定制”在我国也不可行。我国的案”。既然商业方法的方法特征已经和技术特征实际情况决定了我们只能采取折衷立场。实际结合成为不可分割的一个整体，具有商业方法的上，综观英美和德国对专利保护范围的确定原则方法特征自然是整个技术方案的一个有机组成部的发展历程，也可以看出，现在无论是英、美的周分，对权利要求的保护范围起着限定作用。否则，边限定原则还是德国的中心限定原则，与原先的如果把商业方法的方法特征排除在外，在确定权原则本意相比都发生了很大变化，出现不断融合利要求的保护范围时不予考虑，那么整个权利要的趋势。求就只剩下“一个处理装置”、“一个计算机系我国新专利法第59条规定：发明或者实用新统”之类的主题名称，使公众对这样的权利要求型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，解释方式不知所云，无所适从。说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。这第二个问题主要关注权利要求主题名称部分与EPC第69条第1款的立场基本上是相同的。中关于整个产品或者方法的用途的描述对整个权仅从该条的字面理解，其揭示了两层字面意思：第利要求的保护范围所起的作用。在一些商业方法一，权利要求的文字限定了专利的保护范围；第专利产品独立权利要求中，其前序部分除了发明二，同时可以选择性地参考说明书和附图对权利的主题名称以外，还记载了发明的商业应用领域。要求的保护范围进行解释。笔者认为，这两层意笔者认为，权利要求中的用途并非仅仅用于帮助思并不是平行的，而是存在内在的序位，后者依附公众理解权利要求的注释，其对权利要求保护范于前者而存在，前者是后者的前提条件。正如北围亦具有一定限定作用。因为，商业方法专利通京市高级人民法院于2001年9月29日开始试行常都是以现有的计算机信息网络技术为具体实施的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第6手段来实现商业行为或经营方式的发明，其中的条所言：“确定专利权的保护范围应当坚持以权商业经营理念和计算机信息网络技术已经成为一利要求的内容为准的原则。以说明书及附图解释个不可分割的统一体，如果去除其具体的商业应权利要求应当采用折衷解释原则。既要避免采用用领域对其加以保护，则等于扩大了其保护范围，周边限定原则，即专利的保护范围与权利要求文直接侵占了现有技术，从而对公众利益造成侵害。字记载的保护范围完全一致，说明书及附图只能(三)权利要求书撰写对保护范围的影响用于澄清权利要求中某些含糊不清之处；又要避明确了商业方法专利保护范围的确定原则，免采用乍p心限定原则，即权利要求只确定一个总接下来就该探讨其权利要求书的撰写对保护范围的发明核心，保护范围可以扩展到技术专家看过的影响。由于对权利要求书的挑战多发生在专利说明书与附图后，认为属于专利权人要求保护的无效宣告程序中，本文主要从避免无效的角度，探范围。折衷解释应当处于上述两个极端解释原则讨对商业方法专利保护范围的不适当扩大从而导的中间，应当把对专利权人的合理正当的保护与致无效的情形。对公众的法律稳定性及其合理利益结合起来。”专利申请人撰写商业方法专利权利要求的目一1l4一\n张弘：商业方法专利权的保护范围——兼析功能性限定特征对专利权保护范围的影响的在于保护商业方法本身，对其期望得到的保护距，必须了解发明思路和发明背景，对发明的深入并不希望受到具体技术实现手段的限制，为了达了解很可能会改变对权利要求的直观理解。加成这样的目的，申请人通常采取的策略是在商业之，商业方法专利的复杂性，其权利要求的文字描方法专利申请中尽可能采取“上位方式”(为了获述中经常同时出现商业领域的用语和技术用语，得尽可能宽的保护范围，权利要求，尤其是独立权为了弥合不同领域文字表达和发明实质内容间的利要求，～般都是对说明书记载的一个或者多个差距，就需要了解发明的整体思路及背景状况，而具体技术方案的概括。这种概括方式称为“上如果不参看说明书及附图恐怕很难搞清楚。而在位”方式)撰写权利要求。适当的“上位”当然是专利侵权判断中，对权利要求的解释还直接影响无可厚非的，但是当权利要求中仅体现出商业方着专利保护范围的宽窄，进而决定着侵权是否成法的步骤和流程，而没有商业方法与计算机网络立。等技术具体结合从而实现商业方法或流程的具体(一)解释的主体实现手段时，在审查中很可能会因为违反新专利对权利要求书的解释往往发生在侵权诉讼或法第26条第4款或专利法实施细则第21条第2无效宣告中，在这些程序中都涉及多个主体，对权款的规定而面临被驳回的风险。因此权利要求不利要求进行解释的主体究竟是谁，长久以来无论适当地删除商业方法的商业应用背景等特征或者国外、国内都是一个争议颇多的问题。公开的方法不能支持对应的装置，都违反了新专在美国，专利侵权案件一般都有陪审团参与，利法第26条第4款的规定。因此，不能以有关方陪审团是对案件的事实和证据作出裁决，法官是法的每个步骤均对应于装置的各个构成为由，放对涉及的法律问题作出判断，而对权利要求进行宽对这种装置权利要求的限制，这种不适当的解释究竟是法律问题还是事实认定，一直争论不“上位”撰写的权利要求由于删除了商业应用的休，直到1964年4月23日美国最高法院对Mark—特征而不适当地扩大了保护范围，得不到说明书mav．WestviewInstrument，Inc一案作出的终审的支持，不适当的扩大了商业方法专利保护的范判决才有了定论-2J，即对权利要求的解释是一件围。特殊的工作，需要经过特殊的训练并具有足够的所以，在撰写权利要求书时，应注意商业方法经验，由于法官受到的教育和培训使得他们能够专利方法和技术相结合的特点，以及手段与功能更好地解释权利要求，因此应由法官来承担这项的相互对应性。对于在权利要求书中仅进行概括工作比陪审团更为合适。性限定的内容——这其中既包括对有关技术实现在我国的专利司法实践中，对此问题也一直手段的概括也包括对商业实施内容的概括——说存在分歧。特别是我国的侵权案件和无效宣告案明书中都应该有充分的信息来支持所述权利要件采取分开审理的方式更使这一问题变得尤为突求，并且公开的程度要以本专业领域技术人员能出。究竟谁有解释权，主要存在三种观点：权利人够实施为准。自己、国家知识产权局和专利复审委员会、法官。这三种观点各有侧重，但第一种观点由于专利权二、保护范围的解释人在法律知识方面一般较欠缺，而且由于与自己上文主要是从整体上阐述了商业方法专利权的利益相关，不可避免地会掺杂个人因素，因而很保护范围的确定原则，并分析了范围确定原则中少采用。在侵权诉讼审理中第三种观点被普遍接前半句话所揭示的保护范围“以权利要求为准”受，而在专利权无效审理过程中由于审查主体是的含义，那么该原则后半句话“说明书及附图可专利复审委员会，因而专利复审委员会也自然有以用于解释权利要求”又当如何理解呢?既然前权对保护范围作出解释。半句已对商业方法专利保护范围有明确的规定，笔者认为，涉及商业方法的专利，既包含计算为何还要再对其进行解释呢?机、通信技术，同时又包含商业运作的专业知识，美国联邦索赔法院1967年在AutogiroCo．of因此对于商业方法权利要求保护范围的解释既要Americav．UnitedStates一案中所作的判决被认懂法律知识，同时还要有技术背景和商业知识。为是回答这个问题的经典论述¨。由于文字本身而我国的现状是国家知识产权局和专利复审委员具有的局限性使得权利要求从表面来看不可能是会的相关领域的审查员基本都不具备商业学位以完全清楚的。为了消除文字表达和发明之间的差及商业应用的经验背景，法院还有技术背景的双一ll5一\n哈尔滨商业大学学报(社科版)201o年第3期JoumHofHarbinUmvemityofCommerceNo．3，2010重欠缺，解释商业方法权利要求的主体还有待提认为在先申请中的所有内容都可以当然作为在后高。而商业方法专利的保护范围由两个主体在两申请的原始公开的内容。这在无效审理程序中特个程序中分别解释的方式并不完全相同，更是雪别重要。因为常常有被请求人主张其申请中的某上加霜。这种前后认定的不一致会给无效和侵权些内容虽然没有直接在申请文件中公开，但由于审理中保护范围的确定带来不确定因素。仅从这其享有在先申请的优先权，因而当然可以将在先个意义上说，无效和侵权合并审理对解决商业方申请公开的内容直接纳入本申请的保护范围。法保护范围的解释问题会带来有益的效果。而且3．差别权利要求原则。该原则同样来源于美这种合并审理的优势在美国联邦巡回上诉法院于国专利司法实践，即如果同一个专利的两项权利2001年2月14日对Amazonv．Barnesandnoble要求使用了两个不同的文字和措辞，美国法院可案(又称“亚马逊一次点击”案。SeeAmazon．com．以推定出这两个文字和措辞的范围是不同的，否Inc．v．Barnesandnoble．com．Inc．．57U．S．P．则就会造成权利要求的重复。该原则在我国司法Q．2d(BNA)1747[Fed．Cir．2001]．)的判决中层面上尚未直接出现，但它对于解释商业方法权显示得淋漓尽致，对于我们解决商业方法专利侵利要求保护范围也有重要的实践意义。在专利侵权中保护范围认定不一致的问题提供了有益借权诉讼中或无效宣告程序中的当事人一方有时为鉴。了实现其目的会作出将不同权利要求中的不同措(二)解释的原则辞或者术语解释为相同含义的行为。根据这一原目前，国际上比较主流的解释原则主要有以则，专利权人使用不同措辞实际上表明其保护范下三个，三者有各自适用情形，实践中往往需将三围由于措辞的不同而不同，也就是说由于专利权者结合运用。人放弃使用相同措辞表达相同范围的意愿，因而1．一般解释原则。在对权利要求中有关商业在后程序中不得做出与前述认定相反的主张。方法用词含义的理解时，常使用这一原则。其指三、功能性限定特征对商业方法专利权保护按照惯常的、普通的字面含义解释权利要求中的范围的影响一文字和措辞，但在特殊情况下也不排除发明人自己定义词汇。该原则对用语采取所属领域的一般商业方法专利的特点就在于商业方法的方法的惯常解释的同时还兼顾到发明人对于发明的特特征和计算机网络及通信设备等技术特征的结殊需求的做法，既能使包括发明人在内的各方当合，其中的方法特征在权利要求中一般以功能性事人、专利局、法院乃至公众对于权利要求的解释限定的方式作为其依附的技术手段的用途描述而有一个统一的依据和尺度，又解决了语言和文字出现。而实践中，如何解释以功能性限定的权利的发展常常不能适应发明创造的需求的矛盾，具要求的保护范围，是一个争议较大的问题。但不有一定的合理性。需要指出的是，商业方法发明，管在专利授权审查中，还是在专利侵权诉讼中，都由于其自身的特点，申请人在说明书中给出的往要面对如何确定或解释这类权利要求的保护范围往是基于商业应用方面的目的和商业应用方面的的问题。换言之，说明书中仅公开由计算机实现效果，这些主观色彩太浓的商业发明的目的和商的商业方法的相关步骤，即采“手段+功能”式业效果不能作为确定商业方法专利权保护范围的的权利要求(美国专利法第112条第6款规定：对主要依据(参见美国联邦巡回上诉法院在Amazon于针对组合的权利要求[aclaimforacombina-v．Barnesandnoble案的判决中对“选中商品”这tion]来说，其特征可以采用“用于实现某种特定一概念的解释，57U．S．P．Q．2d(BNA)1747功能的机构或步骤[meansorstep]”的方式来撰[Fed．Cir．2001])。写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或动2．外来技术特征原则。该原则来源于美国专作。以这种方式撰写的权利要求在美国被称为利司法实践，指同一个专利的每一项权利要求都“手段+功能”式的权利要求[meansplusfunction是相对独立的。就一项商业方法专利申请而言，claim]．)，其权利要求中是否能够寻求与前述方如果其提出使用在先的一项商业方法专利申请为法对应的实现该商业方法的具体装置权利要求的优先权，那么在先申请中没有作为优先权基础的保护呢?权利要求中的技术特征对于在后的相关申请而言(下转第120页)就是外来技术特征。基于这一原则，就不能必然一116一\n哈尔滨商业大学学报(社科版)2010年第3期JoumMofHarbinuIliversofCommerceNo．3，2010担保的适用情形狭窄、担保协商自由权的限制、说[3]OttovonGierke，DeutschcsPrivatrec~，Band1：Allgemdn-理理由制度的欠缺等等。只有确定纳税担保制度erTeilu．Personenrecht，LeipfigEu_a．]，1985，8．29．[4][德]卡尔．拉伦兹．王晓晔，等译．德国民法通论[M]．=I匕既保障国家税收债权实现，又保护纳税人(纳税京：法律出版社，2003．担保人)合法权利的双重价值目标，才能正当合[5]刘枚．依法治税浅探[J]．中南政法学院学报，理地分析现行制度与既定价值目标的不相符合、1999，(4)：36—39．差距或背离之处——可称之为“非理想性”，寻求[6]李刚．税法与私法关系探源——对(私人)财产权解决、完善的途径。纳税担保制度的价值目标也的确认和保障[E]．hRp：／／www．1aw—Hb．com／1w／1w_正是在其与实在税法的既存价值之间的冲突和调Mew．asp?no=1254，2005—04-08．适过程中而逐渐得以实现的。[7][日]金子宏．战宪斌，郑林根，等译．日本税法[M]．北京：法律出版社。2004．【参考文献】[8]饶方．论税收法定主义厉．贝Ⅱ[J]．税法研究，1997，(1)．[1]刘剑文，熊伟．税法基础理论[M]．北京：北京大学[9]北野弘久．陈刚，等译．税法学原论[M]．北京：中国出版社，2004．检察出版社，20o1．[2]陈敏．租税法之提供担保[J]．台湾政大法学评论，[责任编辑：邹学慧】1994，(12)：205．(上接第116页)所难免。而一旦权利要求授权，由于我国采取从功能性限定特征源于美国。在美国，使用功宽解释的立场，必然导致专利权人得到的权利要能性限定是在专利法层面予以明确肯定的。但我求的保护范围比美国获得的范围还宽的结果，那国的专利法乃至实施细则中都无相关规定，只是么，在侵权诉讼中专利权人必将凭借等同原则占在审查指南中涉及到这部分内容。而审查指南虽尽先机，从而损害公众的利益。所以我国必须正未禁止对于产品权利要求使用功能性限定特征，视这种立法上的差异并充分估计其给我国带来的但是其第二部分第二章3．2．1也对其使用采取了影响，在授权审批和侵权判定中都应该借鉴美国严格的限制方式。而且，两国对于如何从带有功对于功能性限定的解释原则，适当确定商业方法能性特征的表述中确定整个权利要求的保护范围专利权的保护范围。的认定也存在差异，美国专利法的第112条第6综上，笔者认为应结合我国实际合理确定商款明确规定“采用这种方式撰写的权利要求应当业方法专利的保护范围，采折衷原则确定商业方被解释为覆盖了说明书中所记载的相应结构、材法专利的保护范围，正确认识商业方法中的方法料或动作以及其等同物”；而我国审查指南载明特征和有关商业应用领域的限定对确定保护范围“对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆的重要意义，尽快理顺权利要求书各方解释主体盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。因此，的关系，并综合运用一般解释原则、外来技术特征与美国相比，我国现行专利法律体系对专利权利原则和差别权利要求原则对全力保护范围做出恰要求书的撰写阶段功能性限定特征的使用采取了当解释，努力寻求专利权人和社会公众的利益平从严限制使用的态度，而在授权审批和侵权诉讼衡。在我国对商业方法专利采取审慎态度的现阶程序中均对权利要求中的功能性特征作从宽的段，尤其要限制功能性限定特征对商业方法专利“上位”解释，与美国正好相反。保护范围的不当扩大。笔者认为，由于商业方法专利的特殊性，现有【参考文献]技术的可获得性将在相当一段时间内处于比较艰[1]155USPQ697(1967)[o3／／尹新天．专利权的保护难的状况，我国现有做法将使审查更多地流于形(第2版)．北京：知识产权出版社，2005．式。加之商业方法所属的IPC之H部——电学[2]美国专利案例季刊(第34卷)：1321[G]／／蒋彤．我领域的特殊性(在该领域中普遍存在装置硬件已国商业方法专利权保护范围确定之研究[D]．北京：经成为公知现有技术，但是该装置执行的功能是中国政法大学，2005．新的，通常对这个装置的限定就采用装置加功能[责任编辑：马健]性限定的描述形式。)，就算法律上不鼓励使用，但实际上使用功能性限定特征的撰写方式确实在一l20一